Leitsatz

Quadratische Schokoladentafelverpackung

1. Das gem. § 54 Abs. 2 MarkenG (in der bis 13. Januar 2019 gültigen Fassung) vorgesehene obligatorische Vorverfahren schließt als Besonderheit des markenrechtlichen Verfahrens im laufenden Löschungs(beschwerde)verfahren eine Antragsänderung oder -erweiterung durch Auswechseln des Streitgegenstandes oder Einführung eines weiteren Streitgegenstandes gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 263 ZPO grundsätzlich aus (a. A. die im vorliegenden Verfahren vorausgegangene Rechtsbeschwerdeentscheidung vom 18. Oktober 2017 I ZB 105/16 = GRUR 2018, 404, Rn. 23 ff.).

2. Der Senat sieht sich gleichwohl nicht gehindert über das erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens geltend gemachte Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG statt des ursprünglich im Löschungsantrag geltend gemachten nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu entscheiden. Der Senat hält daran fest, dass der Streitgegenstand im Löschungsverfahren durch den Löschungsantrag und die Benennung der angegriffenen Registermarke (= Lebenssachverhalt) hinreichend eindeutig definiert ist und deshalb jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des Streitgegenstands grundsätzlich die Überprüfung einer Markeneintragung unter allen in § 50 Abs. 1 MarkenG aufgeführten rechtlichen Aspekten (ausgenommen bösgläubige Markenanmeldung) eröffnet ist (vgl. die Ausgangssenatsentscheidung vom 4. November 2016 = GRUR 2017, 275 – Quadratische Schokoladenverpackung; erneute Abgrenzung zu BGH I ZB 87/14 = GRUR 2016, 500 Rn. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh und auch zu den vier BGH-Beschlüssen vom 18. Oktober 2017, I ZB 105/16, I ZB 106/16, I ZB 3/17 und I ZB 4/17 = u. a. GRUR 2018, 404 Rn. 56 ff. – Traubenzuckertäfelchen und GRUR 2018, 411 Rn. 11 ff. – Quadratische Tafelschokoladenverpackung).

3. Das vom BGH in den vorstehenden Verfahren zum Ausdruck gebrachte Streitgegenstandsverständnis steht im Widerspruch zur allgemein anerkannten Definition des zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs. Die streitgegenstandsmäßige Beschränkung eines Löschungsantrags auf die dort konkret benannte Norm stellt im Ergebnis einen normmäßig beschränkten Subsumptions-auftrag dar, was mit dem fundamentalen Rechtssatz „iura novit curia“ nicht in Einklang zu bringen ist.

4. Der von der Dogmatik der ZPO losgelöste Streitgegenstandsbegriff des BGH berücksichtigt zudem nicht den Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens als im Allgemeininteresse stehendes Korrekturverfahren in Bezug auf fehlerhafte Markeneintragungen und hätte darüber mehrere unerwünschte Konsequenzen. Es könnten z. B. gestützt auf verschiedene Schutzhindernisse parallel oder nacheinander von demselben Antragsteller mehrere Löschungsverfahren betrieben werden, weil weder Rechtshängigkeit noch Rechtskraft entgegengehalten werden könnte, was auch früheren BGH-Entscheidungen widerspricht (siehe Leitsatz 5 a. E.). Sofern der BGH-Streitgegenstandsbegriff konsequent umgesetzt werden würde, würde dies auch in den Anmelderbeschwerdeverfahren zu erheblichen Verwerfungen führen.

5. Unabhängig von der Streitgegenstandsproblematik kann die Frage aufgeworfen werden, in welcher Form und mit welchen Konsequenzen der Löschungsantragsteller das für den Löschungsantrag gem. § 42 i. V. m. § 41 Abs. 2 Nr. 5 MarkenV (in der bis 13. Januar 2019 gültigen Fassung) maßgebliche Erfordernis der Benennung eines Löschungsgrundes zu erfüllen hat.

Die zur Entscheidung berufenen Stellen könnten sich nach Auffassung des Senats auf die Prüfung des im Löschungsantrag genannten Schutzhindernisses beschränken, sollten aber in jedem Fall berechtigt sein, mit dem genannten Schutzhindernis „eng verwandte“ Schutzhindernisse in die Prüfung einzubeziehen. Dies betrifft nach Auffassung des Senats insbesondere die Gruppe der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG und nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG. Unter dem Gesichtspunkt des „Antragsverbrauchs“ spricht viel dafür, einem Löschungsantragsteller grundsätzlich nur ein einziges Verfahren zur Verfügung zu stellen. Dies verwirklicht auch am besten den vom BGH in früheren Verfahren bereits zum Ausdruck gebrachten Willen über die entsprechende Anwendung der §§ 322, 325 ZPO zwischen identischen Beteiligten beliebige Wiederholungen über „denselben“ Streitstoff (= dieselbe Marke) auszuschließen (vgl. BGH Beschluss v. 16. Juni 1993, I ZB 14/91, GRUR 1993, 969 ff. – Indorektal II; Beschluss v. 16. Juli 2009, I ZB 53/07 = GRUR 2010, 231 Rn. 18 – Legostein).

6. Die Markenfähigkeit (§ 3 Abs. 1 MarkenG) und die hinreichende Bestimmtheit des angegriffenen Zeichens (letzteres als Bestandteil des ordre public) sind im Löschungsverfahren zumindest inzident stets von Amts wegen mit zu prüfen.