Gründe

Die Revision des Klägers führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

I. Der Kläger macht gegen die Beklagte zu 1 Ansprüche aus einem Lizenzvertrag an dem Lizenzpatent geltend, nach dem der Beklagten, ihren Tochtergesellschaften, Lieferanten und Kunden die Mitbenutzung des Lizenzpatents u.a. gegen Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 2 % des Nettoverkaufswerts zustand.

1. Zwischen den Parteien besteht insbesondere Streit darüber, ob die R. vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents Gebrauch macht, und zwar, nachdem die Benutzung der übrigen Merkmale dieses Patentanspruchs zwischen den Parteien unstreitig ist, nur hinsichtlich der im bisherigen Verfahren wie folgt bezeichneten Merkmale:

c) das aus der Verbrennungszone der Anlage abströmende und Schadstoffe enthaltende heiße Rauchgas wird entstaubt;

d) das entstaubte Rauchgas wird in einer Rauchgasnachbehandlung gemäß dem Nassverfahren, Halbtrockenverfahren und Trockenverfahren behandelt; wobei

k1) dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich ein Mittel zudosiert wird, das mit Schadstoffkomponenten des Restwaschgases reagiert und diese zu Verbindungen mit herabgesetzter Flüchtigkeit und/oder Löslichkeit umsetzt, bzw. deren Alkaligehalt verändert, und/oder

k2) dem Restwaschgas im Kühlsystem zusätzlich ein Mittel zudosiert wird, das Schadstoffkomponenten oder Derivate derselben adsorptiv oder absorptiv chemisch-physikalisch bindet, und/oder

k3) das Restwaschgas zusätzlich mit einem Kondensationshilfsmittel beaufschlagt wird, das die Bildung von Kondensationskeimen fördert.

2. a) Bei der R. werden nach den Feststellungen im Landgerichtsurteil, die sich das Berufungsgericht zu eigen gemacht hat, Abfälle zunächst in einem Drehrohrofen verbrannt und dabei anfallende Rückstände in einer Nachbrennkammer weiter verbrannt. Die dabei anfallenden Rauchgase werden in einem Abhitzekessel auf ca. 300°C abgekühlt; anschließend erfolgt die Rauchgasreinigung in zwei parallelen Straßen derart, dass das Rauchgas in Quenche (Einspritzkühler) geleitet und dort durch Eindüsen von Wasser auf ca. 65°C abgekühlt und gesättigt wird. Anschließend wird das Rauchgas in einer Nasswäsche in zwei hintereinander liegenden Rotationswäschern durch einen intensiven Sprühfilm aus sauer und alkalisch eingestelltem Wasser geleitet, wobei weitere Schadgase und Staub abgesondert werden. Nachgeordnet ist sodann eine zweistufige Gasreinigung in einem Elektrokondensationsfilter, in dem sich die im Rauchgas befindlichen Restschadstoffe in einem elektrischen Feld aufladen und an Elektroden abgeschieden werden, wobei Stäube und Tröpfchen durch einen von auskondensiertem Wasser gebildeten Film regelmäßig ausgeschleust werden. Vor der Abgabe in die Atmosphäre findet noch eine Entstickung statt und in einer zweiten Katalysatorstufe werden restliche Dioxine und Furane vermindert.

b) Die Vorinstanzen haben verneint, dass die R. von den Merkmalen c und d sowie einem der Merkmale k1 - k3 Gebrauch mache.

aa) Zu den Merkmalen c und d hat das Berufungsgericht, gestützt auf den gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. E. , ausgeführt, dass eine Quenche zwar auch eine begrenzte entstaubende Wirkung habe, dies aber für die Einhaltung der gesetzlichen Emissionswerte nicht ausreiche. Das Berufungsgericht hat aber verneint, dass die durch eine Quenche erzielte Entstaubungswirkung als Entstaubung im Sinn der Merkmale c und d verstanden werden könne und im Übrigen die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen im wesentlichen mit der Begründung übernommen, aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns stelle eine Quenche in erster Linie einen Einspritzkühler zum plötzlichen Abschrecken eines Gases oder Gasgemischs dar, nicht jedoch eine Abscheideeinrichtung. Eine vorrangige Wirkung der Quenche als Entstaubungsanlage sei nicht belegt. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass eine Quenche in erster Linie als Entstaubungsanlage anzusehen sei. Am Verfahrensschritt d fehle es selbst dann, wenn Quenche und Rotationswäscher als Gesamtkomplex die Entstaubungszone gemäß Merkmal c bildeten.

bb) Die Verwirklichung der Merkmale k1 - k3, deren Verwirklichung das Lizenzpatent nur alternativ fordert, hat das Berufungsgericht im Wesentlichen mit folgender Begründung verneint:

(1) Der gerichtliche Sachverständige habe ausgeführt, dass die Zugabe von Mitteln, die mit den Schadstoffkomponenten in Wechselwirkung stehen, zweckmäßigerweise kontinuierlich zu erfolgen habe. Die an der Oberfläche der Feinstpartikel befindlichen Schadstoffe lägen in einer Form vor, die sich während der Verweilzeit im hier maßgeblichen Teil des Kühlsystems nicht ändere. Die Zugabe von Wasser bewirke keine Änderung. Deshalb sei Merkmal k1 in Bezug auf Wasser als zusätzlich dosiertes Mittel nicht erfüllt.

(2) Zu Merkmal k2 habe der gerichtliche Sachverständige ausgeführt, dass eine Adsorption der Schadstoffe an das zudosierte Mittel nicht in Betracht komme. Die Bindung von Feinstpartikeln an Wassertröpfchen sei anderer Natur.

(3) Bezüglich Merkmal k3 sei der Sachverständige zu dem Ergebnis gekommen, dass für den Durchschnittsfachmann das Wasser das Kondensationsmittel selbst sei, nicht aber ein zusätzliches Hilfsmittel, das die Bildung von Kondensationskeimen fördere.

(4) Insgesamt habe der Sachverständige ausgeführt, dass der Anschlusswert der Düse nicht für eine kontinuierliche Bedüsung, sondern allein für einen Spülvorgang gedacht sei. Der Sachverständige habe die Düsen zwar selbst nicht gesehen, aber den Flanschansatz begutachten können. Ihm sei klar, welche Art Düsen bei welchen Flanschdurchmessern angebracht werden könnten. Er habe auch die Spülung in Betrieb und die 58-kW-Pumpe begutachten können. Ein Wasserfilm zum Besprühen könne nicht erzeugt werden. Selbst wenn man mit dem Kläger davon ausgehe, dass nicht eine ununterbrochene Bedüsung erforderlich sei, setze eine Zudosierung begrifflich eine Intervalldauer von unter 8 Stunden voraus. Die Anlagen K12 und K13, auf die sich der Parteigutachter des Klägers gestützt habe, könnten kein Beurteilungsmaßstab für die Frage sein, wieweit die R. vom Patent des Klägers Gebrauch mache, denn sie seien nicht unbedingt ausschließliche Grundlage der Anlage und bei Abschluss des Lizenzvertrags noch nicht existent gewesen.

c) Die Revision greift dies an:

aa) Sie verweist darauf, dass der Kläger eine Anordnung gemäß Art. 43 Abs. 1 TRIPS-Übk. und nach § 142 ZPO i.d.F. des Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1887; nachfolgend: n.F.) dahin beantragt hat, den Plan DO 1 111 691-6 mit Fließbild 9.1. vorzulegen, worin der genaue Ablauf der Kondensation gezeigt sei. Eine Vorlagepflicht sei im wesentlichen mit der Begründung verneint worden, dass rechtserhebliche Tatsachen nicht betroffen seien. Der Kläger habe indessen vorgetragen, dass es sich um das zentrale Beweismittel im Prozess handle, wie ihm der zuständige Referent im Regierungspräsidium Düsseldorf mitgeteilt habe. Er habe die Relevanz des Plans u.a. damit begründet, dass sich das Verfahren aus den vorgelegten Unterlagen nur in seinen Grundzügen ergebe, das Fließbild die Anlage aber so zeige, wie sie erstellt worden sei. Die vorliegenden Pläne enthielten Unsicherheiten, und der Gerichtsgutachter habe den genauen Sachverhalt nicht feststellen können.

bb) Zur Benutzung des Lizenzpatents macht die Revision geltend, nach dem Klagevortrag werde das Rauchgas zunächst gemäß Merkmal c in der Quenche entstaubt und danach gemäß Merkmal d in den Rotationswäschern einer Rauchgasnachbehandlung unterzogen, wobei es sich um eine Nassbehandlung im Sinn dieses Merkmals handle. Letzteres habe der gerichtliche Sachverständige bestätigt. Soweit das Berufungsgericht den Begriff des Entstaubens durch die Quenche als nicht verwirklicht angesehen hat, beanstandet die Revision, dass es sich nicht auf die Patentbeschreibung gestützt und damit die Auslegungsregel des § 14 Satz 2 PatG nicht angewendet habe. Eine fachgerechte Auslegung des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents hätte nach Auffassung der Revision zu dem Ergebnis geführt, dass wegen der weiteren vorgesehenen Reinigungsschritte unter Entstauben entsprechend dem Vortrag des Klägers schon eine deutlich verminderte Verminderung des Staubgehalts zu verstehen sei.

Das Berufungsurteil gehe weiter unzutreffend davon aus, dass in der Quenche eine Entstaubung auf Emissionswerte nach den gesetzlichen Vorschriften erreicht werden müsse. Schon die Fragestellung des Berufungsgerichts sei falsch, weil es nicht auf das fachmännische Verständnis des Begriffs Quenche, sondern auf das des Begriffs Entstauben ankomme. Entscheidend sei allein die Frage, ob das Rauchgas in der Quenche in einem für den Verfahrenschritt ausreichenden Maß entstaubt werde. Das habe das Berufungsgericht aber nicht geprüft. Ein vom gerichtlichen Sachverständigen zunächst angenommener möglicher Staubabscheidegrad von 90 % könne dem Verfahrensschritt c genügen.

cc) Die Revision rügt zudem Vortrag zu den Merkmalen k1 bis k3 als übergangen, als Mittel im Sinn dieser Merkmale könne auch Wasser zudosiert werden, was bei der R. neben der periodisch im Abstand von acht Stunden vorgesehenen Schwallspülung auch kontinuierlich über die Filterbedüsungen XIII und XIII' erfolge, wobei das Wasser die Schadstoffkomponenten binde. Auch wenn dies streng wissenschaftlich mit Adsorption oder Absorption nichts zu tun habe, komme es darauf an, wie der Fachmann nach dem Sprachgebrauch der Patentschrift diese Begriffe verstehe. Danach sei das vom Gerichtsgutachter beschriebene Einfangen der Schadstoffpartikel durch Grenzflächeneffekte als Adsorption oder Absorption im Sinn des Merkmals k2 zu verstehen; die Adsorption und Absorption molekular-disperser Schadstoffe habe der Gerichtsgutachter ohnehin bestätigt.

II. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen die Abweisung der auf lizenzvertragliche Ansprüche gestützten Klage nicht.

1. a) Die Verneinung der Verwirklichung der Merkmale c und d kann mit der vom Berufungsgericht hierfür gegebenen Begründung keinen Bestand haben.

aa) Nach Merkmal c wird das aus der Verbrennungszone der Anlage abströmende und Schadstoffe enthaltende heiße Rauchgas entstaubt. Nach Merkmal d wird das "entstaubte" Rauchgas einer Nachbehandlung unterzogen. Dem Begriff des "entstaubten" Rauchgases kann sprachlich sowohl die Bedeutung zugeordnet werden, dass das Rauchgas nach Entstaubung staubfrei sein soll, aber auch die Bedeutung, dass nur ein Teil des vorhandenen Staubs entfernt worden ist. Von welcher Bedeutung auszugehen ist, muss durch Auslegung des Lizenzpatents geklärt werden.

bb) (1) Diese Auslegung ist grundsätzlich Aufgabe des Gerichts. Der Tatrichter hat das Patent dabei eigenständig auszulegen; er darf die Ergebnisse eines Sachverständigengutachtens nicht unbesehen übernehmen oder gar die Auslegung dem Sachverständigen überlassen (Sen. BGHZ 164, 261 - Seitenspiegel; Sen.Urt. v. 7.3.2001 - X ZR 176/99, GRUR 2001, 770, 772 - Kabeldurchführung II). Er muss sich aber erforderlichenfalls sachverständiger Hilfe bedienen, weil das Verständnis des Fachmanns von den im Patentanspruch verwendeten Begriffen und vom Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs die Grundlage der Auslegung bildet, so etwa dann, wenn zu ermitteln ist, welche objektiven technischen Gegebenheiten, welches Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen und welche methodische Herangehensweise dieser Fachleute das Verständnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder beeinflussen können (vgl. Meier-Beck, Mitt. 2005, 529, 532).

(2) Diesen Anforderungen genügt das Berufungsurteil nicht. Insbesondere hat das Berufungsgericht die erforderliche eigene Auseinandersetzung mit dem Gutachten unterlassen (vgl. Meier-Beck, Der gerichtliche Sachverständige im Patentprozess, FS 50 Jahre VPP, 2005, S. 356, 363 f., 366).

(3) An die Auslegung des Lizenzpatents durch den Tatrichter könnte das Revisionsgericht nur insoweit gebunden sein, als sich der Tatrichter mit konkreten tatsächlichen Umständen befasst hat, die für die Auslegung von Bedeutung sein können (Sen. BGHZ 160, 204, 213 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Das ist hier nicht der Fall. Das Lizenzpatent unterliegt im Übrigen - wie das Klagepatent im Verletzungsstreit - anhand des in den Tatsacheninstanzen festgestellten technischen Sachverhalts und des Wissensstands, von dem für die rechtliche Bewertung auszugehen ist, der eigenen Auslegung durch das Revisionsgericht (st. Rspr.; vgl. in jüngerer Zeit Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 - Prospekthalter; v. 27.10.1998 - X ZR 56/96, Mitt. 1999, 365 - Sammelförderer; Sen. BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; Sen. BGHZ 160, 204, 213 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug; v. 25.10.2005 - X ZR 136/03, GRUR 2006, 311, 312 - Baumscheibenabdeckung; Sen. BGHZ 164, 261 - Seitenspiegel; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, GRUR 2006, 570 - extracoronales Geschiebe; v. 7.6.2006 - X ZR 105/04 - Luftabscheider für Milchsammelanlage, zur Veröffentlichung bestimmt).

(4) Diese Auslegung ergibt vorliegend, dass eine "qualifizierte" Entstaubung ("Staubfreiheit" oder doch zumindest hochgradige Staubarmut), wie sie das Berufungsgericht mit seiner Bemerkung, für eine Entstaubung auf Emissionswerte nach den gesetzlichen Vorschriften sei eine Entstaubung durch eine Quenche nicht ausreichend, ersichtlich im Auge hat, dem Patentanspruch 1 des Lizenzpatents auch unter Berücksichtigung der Beschreibung nicht zu entnehmen ist. Seite 8 Zeilen 19 ff. der Beschreibung des Lizenzpatents nennt zwar die Quenche als häufig dem Rauchgaswäscher beim Nassverfahren vorgeschaltetes Element, eine Einschränkung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents dahin, dass die Entstaubung im Sinn des Merkmals c nicht in einer Quenche stattfinden könne oder dürfe, ist dem aber nicht zu entnehmen. Eine Angabe, wie groß der Entstaubungsgrad sein soll, findet sich in Patentanspruch 1 nicht. Auch die Beschreibung des Lizenzpatents (Seite 9 Zeile 53 - Seite 10 Zeile 1) gibt hierzu keinen näheren Aufschluss. Danach werden die aus der Verbrennungszone abströmenden Rauchgase entstaubt; anschließend erfolgt eine Nachbehandlung des entstaubten Rauchgases, was den Merkmalen c und d des Patentanspruchs 1 entspricht. Die Entstaubung erfolgt beim Nassverfahren im Verfahrensablauf an anderer Stelle als beim Trockenverfahren (Seite 9 Zeilen 62 - 67). Dieses Verfahren ist so variabel und anpassbar, dass das Verbrennungsgut reproduzierbar und kontrollierbar verbrannt werden kann (Seite 10 Zeilen 2 - 5). Ein Hinweis darauf, dass das "entstaubte" Rauchgas ein "staubfreies" Rauchgas sein soll, ist auch sonst der Beschreibung nicht zu entnehmen. Wenn diese (Seite 5 Zeilen 13 ff.) anspricht, die im Restwaschgas enthaltenen Restschadstoffe müssten mindestens so weit entfernt werden können, dass die Grenzwerte der novellierten TA Luft II ohne weiteres einzuhalten seien, so hat dies in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Interpretierte man Patentanspruch 1 gleichwohl in diesem Sinn, legte man ihn unter seinen Wortsinn aus, was grundsätzlich nicht zulässig ist. Auch aus der Aussage in der Beschreibung Seite 6 Zeilen 32/33 ("Das Verfahren ist zwar auch bei einem geringeren Kondensationsgrad ... noch ausführbar, die Trennergebnisse sind in diesem Fall jedoch weitaus schlechter") folgt, dass eine qualifizierte Entstaubung im ersten Entstaubungsschritt nicht Voraussetzung für die Verwirklichung des Merkmals c ist. In diese Richtung weist auch Beschreibung Seite 7 Zeilen 62 ff. mit der Aussage: "Das erfindungsgemäße Verfahren ist ... so ausgelegt, daß ... bestimmte Höchstkonzentrationen ... nicht überschritten werden brauchen." Daraus kann jedenfalls nicht im Gegenschluss die Notwendigkeit abgeleitet werden, dass erfindungsgemäß diese Konzentrationen auch nicht überschritten werden dürfen. Nach alledem spricht der Inhalt des Lizenzpatents auch unter Heranziehung der Beschreibung deutlich dafür und Patentanspruch 1 ist deshalb dahin auszulegen, dass das Entstauben in seinem Sinn kein qualifiziertes sein muss. Das Berufungsgericht wird jedoch Gelegenheit haben, dieses Ergebnis anhand einer eigenverantwortlichen Feststellung dazu, was sich anhand des technischen Sachverhalts und des Wissensstands, von dem für die rechtliche Bewertung auszugehen ist, für die Auslegung ergibt, zu überprüfen; an das Ergebnis der Auslegung durch den Bundesgerichtshof ist es allerdings gebunden, wenn es ebenfalls von den vom Bundesgerichtshof zugrunde gelegten Ausgangstatsachen ausgeht.

cc) Die tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Benutzungsform bei der R. beschränken sich im Wesentlichen darauf, dass eine Entstaubungswirkung durch die Quenche erfolgt.

(1) An die Würdigung des Berufungsgerichts, dies stelle keine Entstaubung im Sinn des Merkmals c dar, ist der Senat schon deshalb nicht gebunden, weil sich das Berufungsgericht insoweit nicht mit den konkreten tatsächlichen Umständen befasst hat, die für die Auslegung von Bedeutung sein können (Sen. BGHZ 160, 204, 213 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

(2) Das Berufungsgericht ist dem gerichtlichen Sachverständigen zunächst darin gefolgt, dass in einem "Einspritzkühler", d.h. einer Quenche, das Rauchgas in gewissem Umfang entstaubt werde. Es meint aber, als Staubabscheider seien Einspritzkühler im Vergleich zu gängigen Nasswäschern nur von bescheidener Leistungsfähigkeit. Damit hat das Berufungsgericht aber eine Entstaubung, wenngleich mit geringem Wirkungsgrad, festgestellt, die fachüblich auch als hilfreich akzeptiert werde. Zudem hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zu Abscheidegradangaben (bis zu 90 %) getroffen, die es nur als wenig aussagekräftig ansieht. Sollten diese Angaben zutreffen, erschiene eine Verneinung der Benutzung der Merkmale c und d schon von vornherein als schwer nachvollziehbar.

(3) Darauf, ob die Quenchen Abscheideeinrichtungen darstellen, worauf das Berufungsgericht weiter abstellt, kommt es für die Verwirklichung der Merkmale c und d schon deshalb nicht an, weil diese eine solche Einrichtung nicht voraussetzen, sondern nur ein Entstauben, das das Berufungsgericht aber festgestellt hat. Es kam erst recht nicht darauf an, wie der Fachmann den im Patentanspruch 1 des Lizenzpatents nicht vorkommenden Begriff der Quenche versteht, sondern darauf, wie der Begriff der Entstaubung zu verstehen ist; das ist aber eine Frage der Auslegung des Lizenzpatents. Darauf, ob die Quenche "vorrangig" als Entstaubungsanlage diente, kam es deshalb ebenfalls nicht an.

(4) Ob im Sinn des Merkmals d das entstaubte Rauchgas einer Nachbehandlung zugeführt wird, ergibt sich wiederum daraus, was unter dem Begriff "entstaubt" im Sinn des Patentanspruchs 1 des Lizenzpatents zu verstehen ist, und richtet sich demnach nach denselben Grundsätzen wie der Begriff der Entstaubung. Damit kann auch die Verwirklichung des Merkmals d nicht mit der Begründung des Berufungsgerichts verneint werden.

b) aa) Was die Merkmale k1 bis k3 betrifft, von denen nach Patentanspruch 1 des Lizenzpatents im Sinn einer Alternativität nur eines erfüllt sein muss, hat das Berufungsgericht zunächst eine Auslegung dieser Merkmale ebenso unterlassen wie eine Auseinandersetzung mit den Äußerungen des gerichtlichen Sachverständigen. Zudem hat es sich eine Überzeugung nur dahin gebildet, dass Merkmal k1 durch die diskontinuierliche Zugabe von Wasser nicht erfüllt sei.

bb) Dabei hat sich das Berufungsgericht zunächst nicht mit der Frage befasst, ob das Merkmal k1 nicht durch Zugabe eines anderen Mittels erfüllt sein kann. Schon aus diesen Gründen ist die Annahme, dass Merkmal k1 nicht erfüllt werde, nicht tragfähig, wenngleich daraus nicht notwendig folgt, dass sie unzutreffend ist.

cc) Weiter findet sich im Berufungsurteil keine Darlegung, warum eine Absorption, die schon von seinem Wortlaut her ebenfalls von Merkmal k2 erfasst wird, nicht gegeben ist.

dd) Aus den Gründen des Berufungsurteils (Umdruck S. 35 zweiter Absatz) folgt zudem, dass das Berufungsgericht die Zugabe von Wasser nicht ohne weiteres im Weg der Auslegung des Lizenzpatents als Mittel im Sinn der Merkmale k1 bis k3 ausschließen wollte, sondern dies nur auf Grund der von ihm zugrundegelegten Intervalldauer bei der Bedüsung getan hat. Feststellungen zu dieser hat es indessen nicht getroffen. Damit fehlt es auch insoweit an tragfähigen Feststellungen dafür, dass die Anlage in D. die Merkmale k1 bis k3 nicht verwirklicht.

2. Ebenfalls begründet ist die Rüge der Revision, dass das Berufungsgericht mit der Nichtheranziehung des Plans DO 1 111 691-8 nebst Fließbild den Streitstoff nicht ausgeschöpft habe. Die Verneinung einer Vorlagepflicht der früheren Beklagten zu 3 wird durch die Ausführungen im Berufungsurteil nicht getragen.

a) § 142 ZPO n.F., der auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist (vgl. Zöller/Gummer, ZPO, 25. Aufl. 2005, Art. 26 EGZPO Rdn. 2), bildet die Grundlage für Vorlageansprüche auch gegen Dritte und damit auch gegen die frühere Beklagte zu 3, die im Sinn dieser Bestimmung schon deshalb als "Dritte" anzusehen ist, weil sie auf der Grundlage des Lizenzvertrags, den der Kläger mit der Beklagten zu 1 geschlossen hat, als zum Empfang der Lieferung ausdrücklich empfangsberechtigte Kundin von vornherein zu Unrecht mitverklagt worden war.

b) Die Reichweite dieser Bestimmung ist in der Rechtsprechung allerdings noch nicht abschließend geklärt. Nach verbreiteter Meinung soll sie nicht zur Ausforschung des Betroffenen führen dürfen; auch entbinde sie denjenigen, der sich auf die Urkunde bezieht, nach der Gesetzesbegründung nicht von schlüssigem Vortrag (so der Bericht der Abgeordneten Bachmeier, Stünker, Geis, Dr. Röttgen, Beck, Funke und Dr. Kenzler, BT-Drucks. 14/6036 S. 120 f.; vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rdn. 117e). Ein Ausforschungsverbot ist dem Wortlaut dieser Bestimmung allerdings nicht zu entnehmen, jedoch ist sie nach ihrem Absatz 2 Dritten gegenüber dadurch begrenzt, dass Zumutbarkeit und ein Zeugnisverweigerungsrecht nach den §§ 383 bis 385 ZPO Schranken für die Vorlageverpflichtung bilden. Hierzu hat das Berufungsgericht indessen nur bemerkt, es sei vorgetragen worden, die Urkunde beziehe sich auf ein Geheimverfahren; die Ablehnung einer Vorlageanordnung hat es allerdings darauf gestützt, dass der rechtserhebliche Bezug der Darstellung zum Streitstoff nicht ausreichend dargelegt sei.

c) Die Revision meint demgegenüber, der Kläger habe alle ihm vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung seiner Ansprüche vorgelegt, sich aber weiterhin in Beweisnot befunden. Das Berufungsgericht habe die Beweiserheblichkeit des Fließbilds 9.1. mit widersprüchlichen und denkgesetzwidrigen Erwägungen verneint. Dafür, dass der Gerichtsgutachter dieses Fließbild eingesehen habe, spreche nichts. Damit ständen sich die Behauptung des Klägers über den Inhalt der Zeichnung und die Behauptung der früheren Beklagten zu 3 gegenüber, diese zeige nur die Einrichtungen zur Entstickung und Dioxinverminderung. Vom klagenden Patentinhaber könne aber jedenfalls nicht verlangt werden, dass er als Voraussetzung einer Vorlageanordnung den genauen beweiserheblichen Inhalt der vorzulegenden Urkunde vortrage und nachweise; die Anforderungen an seinen Vortrag müssten vielmehr deutlich niedriger liegen. Ausreichend sein müsse eine gewisse Substantiierung des beweiserheblichen Inhalts zusammen mit einer Darlegung der Quelle für den Vortrag. Abzulehnen sei (mit Schlosser, JZ 2003, 427, 428 - Anm. zu BGHZ 150, 377 - Faxkarte) die verbreitete Auffassung, § 142 ZPO n.F. dürfe nicht zu einer Ausforschung der Gegenseite führen. Die Bestimmung diene auch zu Beweiszwecken, was sich schon aus ihrer Stellung im Gesetz ergebe. Deshalb könne als Voraussetzung für eine Vorlageanordnung nur ein im wesentlichen schlüssiger Klagevortrag und eine schlüssige Darlegung verlangt werden, dass die Unterlagen entscheidungserheblich sein könnten. Bei der Anwendung dieser Bestimmung seien in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes die sich aus dem TRIPS-Übereinkommen ergebenden Verpflichtungen zu beachten, wie dies zu § 809 BGB im "Faxkarte"-Urteil des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGHZ 150, 377) entschieden sei. Entsprechendes müsse für die prozessuale Bestimmung des § 142 ZPO n.F. gelten.

Die Beklagte wendet sich gegen die Annahme einer Erheblichkeit des Plans mit dem Fließbild; dieser zeige nur die nach einem Geheimverfahren durchgeführte Entstickung, nicht aber das gesamte auf der R. betriebene Verfahren. Auf Grund ins Blaue hinein erfolgenden Parteivortrags dürften Urkunden vom Gericht nicht angefordert werden. Eine Beweiserheblichkeit in diesem Sinn habe das Berufungsgericht zutreffend mit der Begründung verneint, es sei nicht Aufgabe des Gerichts, mit Hilfe des § 142 ZPO n.F. die Beweislastregeln der Zivilprozessordnung zu revidieren oder ausforschend eigene Ermittlungen anzustellen.

d) aa) Art. 43 des TRIPS-Übereinkommens bezieht sich anders als § 142 ZPO n.F. seinem Wortlaut nach nur auf Beweismittel, die sich in der Verfügungsgewalt des Gegners befinden und nicht auch auf solche, die wie hier in der Verfügungsgewalt eines Dritten sind (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 PatG Rdn. 117e a.E.). Dass die frühere Beklagte zu 3 - von Anfang an ohne Rechtsgrundlage - mitverklagt worden war, kann den Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erweitern. Es kommt daher nicht darauf an, ob diese Bestimmung im Inland unmittelbar anwendbar ist (verneinend insoweit BGHZ 150, 377, 385 - Faxkarte).

bb) Allerdings sind die fraglichen Bestimmungen des deutschen Rechts in einer Weise auszulegen, dass mit ihrer Hilfe den Anforderungen des TRIPS-Übereinkommens Genüge getan wird (BGHZ 150, 377, 385; vgl. auch Tilmann/Schreibauer, GRUR 2002, 1017; dies., FS W. Erdmann (2002), 901, 909 ff.). Die Bestimmung des § 142 ZPO n.F. ist wie die materiellrechtliche Norm des § 809 BGB ein Mittel, einem Beweisnotstand des Klägers zu begegnen, wie er sich gerade im Bereich der besonders verletzlichen technischen Schutzrechte in besonderem Maß ergeben kann (vgl. etwa Tilmann/Schreibauer FS W. Erdmann (2002), 901 ff.). Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes kommt einer Bestimmung wie der des § 142 ZPO n.F. nunmehr auch die Funktion zu, die Maßnahmen zu verwirklichen, die nach Art. 6 der bis zum 26. April 2006 in das nationale Recht umzusetzenden Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (berichtigte Fassung ABl. EG L 195/16 vom 2.6.2004, nachfolgend: Durchsetzungsrichtlinie) zur Vorlage von Beweismitteln vorgesehen sind und die etwa das französische Recht in Form der "saisie contrefaçon" oder das Recht des Vereinigten Königreichs in Form der "search order" ("Anton Piller Order") kennen (vgl. BGHZ 150, 377, 385 - Faxkarte; Benkard/Rogge/Grabinski aaO. PatG § 139 Rdn. 117a m.w.N.). Gerade die Regelungen im TRIPS-Übereinkommen und in der Durchsetzungsrichtlinie zeigen zudem, dass eine differenzierte Betrachtung und Anwendung von generell formulierten Bestimmungen wie des § 809 BGB und des § 142 ZPO n.F. in verschiedenen Rechtsgebieten, wie etwa im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt und insbesondere bei den technischen Schutzrechten, nicht nur angebracht, sondern jedenfalls insoweit auch geboten ist, als eine differenzierte Regelung nicht spezialgesetzlich erfolgt ist (vgl. auch die Durchsetzungsrichtlinie, Erwägungsgründe 7 bis 10). An derartigen spezialgesetzlichen Regelungen fehlt es bisher, und sie sind nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebungsarbeiten auch nicht vorgesehen.

cc) Bei Rechtsstreitigkeiten über technische Schutzrechte kann eine Vorlegung von Urkunden oder sonstigen Unterlagen nach § 142 ZPO n.F. demnach jedenfalls dann angeordnet werden, wenn diese zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich, weiter verhältnismäßig und angemessen, d.h. dem zur Vorlage Verpflichteten bei Berücksichtigung seiner rechtlich geschützten Interessen nach Abwägung der kollidierenden Interessen zumutbar ist. Dabei kann für die Abwägung nach Sachlage auch auf die Intensität des Eingriffs in das Schutzrecht und in die rechtlich geschützten Interessen des von der Vorlage Betroffenen abzustellen sein. Das Zumutbarkeitserfordernis ergibt sich gegenüber dem Prozessgegner anders als bei Dritten allerdings nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut der maßgeblichen Norm des § 142 ZPO n.F., es ist aber unmittelbar aus verfassungsrechtlichen Vorgaben, etwa in Art. 12 Abs. 1 GG, abzuleiten (vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03, 1 BvR 2111/03, WM 2006, 880). Die Einschaltung einer zur Verschwiegenheit verpflichteten Person allein wird jedenfalls nicht ohne weiteres in Betracht kommen (vgl. BVerfG aaO., juris-Tz. 108, 109, zum "in camera"-Verfahren Tz. 112). Belangen des Dritten könnte erforderlichenfalls jedoch dadurch Rechnung getragen werden, dass diesem gestattet wird, die vorzulegenden Unterlagen soweit unkenntlich zu machen, als rechtlich geschützte Interessen des Dritten einer Vorlage entgegenstehen.

dd) Als Anlass für eine Vorlageanordnung kann es ausreichen, dass eine Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts wahrscheinlich ist (vgl. auch den Vorschlag zu § 140c PatG in dem nach Ergehen der angefochtenen Entscheidung, der Öffentlichkeit zugänglich gemachten, vom Bundesministerium der Justiz vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 3.1.2006). Die Literatur hat allerdings überwiegend konkretisierten Tatsachenvortrag desjenigen verlangt, der die Vorlageanordnung nach § 142 ZPO n.F. begehrt, und eine Ausforschung als unzulässig angesehen (vgl. Stadler in Musielak, ZPO, 4. Aufl., § 142 Rdn. 1; Greger in Zöller, ZPO, 25. Aufl. 2005, § 142 Rdn. 2; Leipold in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 142 Rdn. 9; Reichold in Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl. 2005, § 142 Rdn. 1; Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 64. Aufl. 2006, § 142 Rdn. 2; Bericht zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung usw. (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses) BT-Drucks. 14/6036 S. 120; Zekoll/Bolt, Die Pflicht zur Vorlage von Urkunden im Zivilprozess ..., NJW 2002, 3129, 3130; anders Wöstmann in Hk-ZPO, § 142 Rdn. 2). In der Instanzrechtsprechung ist die Erforderlichkeit einer Substantiierung - soweit ersichtlich - durchgehend bejaht und ein "globales" Vorlageverlangen als nicht ausreichend angesehen worden (vgl. LG Karlsruhe, Entsch. v. 24.1.2005 - 4 O 67/04, Volltext in juris; OLG Frankfurt, Beschl. v. 17.12.2004 - 13 W 98/04, Volltext in juris; LAG Berlin, Urt. v. 13.12.2002 - 6 Sa 1628/02 Volltext in juris, Ls. auch in EzA-SD 2003, Nr. 4, 13). Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seinem in einer Urheberrechtssache ergangenen "Faxkarte"-Urteil (BGHZ 150, 377, 386) zu § 809 BGB einen "gewissen Grad" an Wahrscheinlichkeit ausreichen lassen, dass eine Rechtsverletzung vorliegt, allerdings nicht schon eine entfernte Möglichkeit; diesen "gewissen Grad" lassen u.a. auch LG Nürnberg-Fürth CR 2004, 890; LG Nürnberg-Fürth InstGE 5, 153, 155; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 327; OLG Düsseldorf v. 3.1.2003 - 2 U 71/00, Ls. in Mitt. 2003, 333; LG Hamburg InstGE 4, 293, 295 und nachfolgend OLG Hamburg InstGE 5, 294, 299 genügen. Der materiellrechtliche Vorlageanspruch aus § 809 BGB besteht schon dann, wenn ungewiss ist, ob eine Rechtsverletzung vorliegt (RGZ 69, 401, 405 f. - Nietzsche-Briefe; Sen. BGHZ 93, 191, 203 f. - Druckbalken; BGHZ 150, 377, 384 - Faxkarte); das Ausforschungsverbot steht dem nicht entgegen (BGHZ 150, 385 - Faxkarte m.w.N., wo darauf hingewiesen wird, dass prozessuale Darlegungspflichten das Ausforschungsverbot ohnehin einschränken). Diese Rechtsprechung ist bei Anwendung der Bestimmung des § 142 ZPO n.F. entsprechend heranzuziehen. Nach der Wertentscheidung des nationalen Gesetzgebers, die Grundsätze, wie sie gegenüber dem Prozessgegner gelten, mit den Einschränkungen des § 142 Abs. 2 ZPO n.F. auch gegenüber Dritten anzuwenden, kann insoweit nichts anderes gelten. Die Wahrscheinlichkeit wird das Berufungsgericht bei seiner erneuten Befassung zu beurteilen haben.

ee) Einer Vorlageanordnung steht im vorliegenden Fall nicht entgegen, dass der Kläger keine Ansprüche wegen Patentverletzung geltend macht, sondern solche aus lizenzvertraglichen Verpflichtungen. Wie schon Art. 28 Abs. 2 TRIPS-Übk. zeigt, sind insoweit die gleichen Grundsätze wie bei Schutzrechtsverletzungen anzuwenden.

e) Das Berufungsgericht hat sich bei seiner Ablehnung einer Vorlageanordnung auf die Feststellung beschränkt, dass der gerichtliche Sachverständige die Anlage in Augenschein genommen habe und sich damit ein ausreichendes Bild von ihr habe machen können.

aa) Damit hat das Berufungsgericht nicht aufgeklärt, was der Sachverständige tatsächlich zu Gesicht bekommen hat. Anhaltspunkte dafür, dass er die Zeichnung eingesehen hat, finden sich im Berufungsurteil nicht. Das ist, wie die Revision mit Recht rügt, keine hinreichende Grundlage für die Ablehnung.

bb) Die Anforderungen an eine Vorlageanordnung hat das Berufungsgericht auch mit seiner Begründung, § 142 n.F. ZPO diene nicht dazu, die Beweislastregeln der Zivilprozessordnung zu revidieren, verkannt. Dies folgt schon aus der Rechtsprechung des Senats zur sekundären Darlegungslast im Patentrecht (vgl. Sen.Urt. v. 30.9.2003 - X ZR 114/00, GRUR 2004, 268, 269 - blasenfreie Gummibahn II; v. 22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner; v. 16.5.2006 - X ZR 169/04 - Kunststoffbügel, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).

f) Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen erneut zu prüfen haben, ob es eine Vorlage des Plans mit dem Fließbild anordnet. Diese wird allerdings nicht erforderlich sein, wenn es bereits aus anderen Gründen zu dem Ergebnis kommt, dass auch die Merkmale des Patentanspruchs 1 verwirklicht werden, hinsichtlich derer es dies bisher verneint hat.