Gründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Das Landgericht habe mit Recht festgestellt, daß die Beklagten gemeinschaftlich handelnd durch das Angebot und den Vertrieb der streitbefangenen Uhr die Geschmacksmusterrechte der Klägerin verletzt und dieser deshalb den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen hätten. Es sei mit Recht auch davon ausgegangen, daß der Klägerin durch den Verkauf der Plagiate ein Vermögensschaden entstanden sei. Der Umstand, daß die Verkaufsaktion der Beklagten kein wirtschaftlicher Erfolg geworden sei, widerspreche nicht der Annahme, daß die Klägerin Kunden verloren habe, weil einzelne potentielle Erwerber ihre Bedürfnisse schon durch den Erwerb der billigen Imitate hätten befriedigen können. Da die Klägerin den insoweit eingetretenen Schaden naturgemäß nicht näher habe konkretisieren können, habe das Landgericht den Schaden zu Recht objektiv nach dem Verletzergewinn berechnet.

Weitergehende Ersatzansprüche wegen der Bewerbung des streitgegenständlichen Imitats in dem Katalog der Beklagten zu 1 stünden der Klägerin dagegen nicht zu. Anders als in dem Rechtsstreit "Tchibo/Rolex II", wo angesichts von knapp 500.000 verkauften Plagiaten "handfeste Indizien" für eine Vermögenseinbuße der Verletzten vorgelegen hätten, fehlten im vorliegenden Fall ausreichende Anhaltspunkte dafür, daß die Klägerin schon durch das Angebot des Imitats im Katalog der Beklagten zu 1 Kunden verloren und Umsätze eingebüßt habe. Dagegen spreche, daß in dem Katalog eine Vielzahl unterschiedlicher Waren angeboten worden sei, Versandhauskataloge erfahrungsgemäß selektiv nach den benötigten Waren durchgesehen würden und daher nicht jeder der 4,27 Mio. Empfänger die streitbefangene Uhr wahrgenommen haben dürfte, die nicht besonders hervorgehoben, sondern als eine von ca. 170 Uhren auf den 16 "Uhrenseiten" des Katalogs dargestellt worden sei. Zudem seien die Käufer der Beklagten zu 1 angesichts des Preisniveaus ihrer Artikel in erster Linie am Gebrauchswert der Uhren interessiert und zählten daher weniger zu den Kunden der Klägerin. Für den nur eingeschränkten Öffentlichkeitseffekt des Katalogs spreche auch, daß die Abmahnung der Klägerin erst ein Jahr später erfolgt sei. Der Hinweis der Klägerin, in vergleichbaren Fällen hätten Versandhandelsunternehmen pauschale Abstandssummen gezahlt, die nach einer Stücklizenz verteilter Kataloge kalkuliert gewesen seien, lasse ebenfalls nicht auf eine entsprechende Vermögenseinbuße der Klägerin schließen. Die Versandunternehmen hätten in diesen Fällen oft unter der Bedrohung eines Verbreitungsverbots gehandelt. Außerdem sei nicht anzunehmen, daß potentielle Schutzrechtsverletzer bei freien Vertragsverhandlungen allein für die Ablichtung eines Imitats im Katalog Lizenzgebühren zu zahlen bereit wären. Eine (fiktive) Lizenz für den Vertrieb eines nachgebildeten Produkts würde als selbstverständliche Nebenfolge im Interesse beider Lizenzvertragsparteien auch das Recht des Lizenznehmers einschließen, für den Vertrieb des Produkts Werbung zu betreiben.

Die Grundsätze der Senatsentscheidung "Verhüllter Reichstag" ließen sich nicht auf den Streitfall übertragen, weil die Abbildung eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Produkts in der Werbung als bloße Vorstufe für den nachfolgenden Vertrieb keinen eigenständigen "Lizenzwert" habe. Dem Urheber eines Werkes der bildenden Kunst wie auch eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Gegenstandes eröffne sich zwar bei entsprechendem Publikumsinteresse die Möglichkeit, auch Abbildungen seines Werkes selbstständig kommerziell zu verwerten. Im Gegensatz dazu sei die Abbildung eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Produktes in der Werbung für dessen Verkauf grundsätzlich nur die Vorstufe für den nachfolgenden Vertrieb und habe damit keinen eigenständigen Lizenzwert.

Bei einer daher allenfalls gegebenen, das Image der klägerischen Produkte beeinträchtigenden Marktverwirrung komme eine objektive Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie nicht in Betracht. Eine solche Schadensberechnung könne die zunächst notwendige Feststellung eines Vermögensnachteils nicht ersetzen; eine Lizenzierung für die Abbildungen der Imitate wäre aber nicht in Betracht gekommen, weil die Werbung und der Vertrieb eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Produkts eine wirtschaftliche Einheit darstellten, die nicht getrennt vergütet würden.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, daß der Klägerin kein nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechenbarer Schadensersatzanspruch zusteht.

1. a) Die Schutzwirkungen des Klagegeschmacksmusters vom 18. Oktober 1996 bestimmen sich gemäß § 66 Abs. 2 GeschmMG grundsätzlich nach den Vorschriften des am 1. Juni 2004 in Kraft getretenen Gesetzes über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390; vgl. Eichmann in: Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 3. Aufl., § 66 Rdn. 2 und 4 mit Hinweis auf die Begründung zu § 66 des Regierungsentwurfs zur Reform des Geschmacksmusterrechts [BT-Drucks. 15/1075 S. 1]). Nach § 38 Abs. 1 GeschmMG gewährt das Geschmacksmuster seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen, wobei eine Benutzung insbesondere das Anbieten eines Erzeugnisses einschließt, bei dem das Muster verwendet wird.

b) Gemäß § 66 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 GeschmMG können Rechte aus Geschmacksmustern, die - wie das Klagegeschmacksmuster - nach dem 30. Juni 1988 angemeldet und vor dem 28. Oktober 2001 eingetragen oder angemeldet worden sind, allerdings nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen i.S. von § 38 Abs. 1 GeschmMG betreffen, die vor dem 28. Oktober 2001 begonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11. Januar 1876 (RGBl. S. 11 - GeschmMG a.F.) in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können. Dasselbe gilt angesichts der im am 1. Juni 2004 in Kraft getretenen Geschmacksmustergesetz vorausgesetzten grundsätzlichen Rückwirkung seiner Regelungen (vgl. zu vorstehend a)) auch für solche Handlungen, die in dem genannten Zeitraum nicht nur begonnen, sondern auch vollendet, d.h. begangen worden sind.

c) Hinsichtlich des Anbietens enthält das Geschmacksmustergesetz a.F. zwar keine dem § 38 Abs. 1 Satz 2 GeschmMG (und dem § 17 Abs. 1 UrhG) entsprechende ausdrückliche Bestimmung, daß das Benutzungsrecht des Rechtsinhabers insbesondere das der Öffentlichkeit gegenüber erfolgende Anbieten von Vervielfältigungsstücken des Musters oder Modells umfaßt. Jedoch war auch unter der Geltung des Geschmacksmustergesetzes a.F. anerkannt, daß der Begriff des - wie sich zwar weder aus § 1 Abs. 1 GeschmMG a.F. noch aus § 5 GeschmMG a.F., wohl aber aus §§ 14, 14a GeschmMG a.F. ergibt (vgl. v. Gamm, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 21; Nirk/Kurtze, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 3) - dem Rechtsinhaber vorbehaltenen Verbreitens neben dem Inverkehrbringen auch das Anbieten umfaßt (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.1977 - I ZR 140/75, GRUR 1977, 796, 798 - Pinguin; Urt. v. 21.1.1982 - I ZR 196/79, GRUR 1982, 371, 372 - Scandinavia).

2. Das Berufungsgericht hat seine Annahme, die Beklagten hätten (auch schon) durch das Anbieten der streitbefangenen Uhr die Geschmacksmusterrechte der Klägerin verletzt, damit begründet, daß diese Uhr eine Nachbildung des klägerischen Musters sei, da sie die für dessen ästhetischen Gesamteindruck wesentlichen und dessen Eigentümlichkeit begründenden Gestaltungsmerkmale nahezu identisch übernehme. Diese Beurteilung läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird auch von der Revisionserwiderung nicht mit Gegenrügen angegriffen. Dasselbe gilt, soweit das Berufungsgericht - wie auch schon das Landgericht - von einem schuldhaften Verhalten der Beklagten ausgegangen ist.

3. Die Klägerin kann den ihr danach zustehenden Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen.

a) Der bei der schuldhaften Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und daher namentlich auch von Geschmacksmusterrechten wahlweise neben dem Verlangen nach Ersatz des entgangenen Gewinns (§ 42 Abs. 2 Satz 1 und 3 GeschmMG; § 252 BGB) und der Gewinnherausgabe (§ 42 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG) zulässigen Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie (vgl. BGHZ 145, 366, 376 - Gemeinkostenanteil) liegt die Überlegung zugrunde, daß der Verletzer grundsätzlich nicht anders stehen soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzgebühr entrichtet hätte (BGHZ 119, 20, 27 - Tchibo/Rolex II; BGH, Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 688 = WRP 2000, 766 - Formunwirksamer Lizenzvertrag; Eichmann in: Eichmann/v. Falckenstein aaO § 42 Rdn. 15). Angesichts der normativen Zielsetzung dieser Schadensberechnungsmethode ist es unerheblich, ob es bei korrektem Verhalten des Verletzers im konkreten Fall tatsächlich zu einer entsprechenden Lizenzerteilung gekommen wäre (BGHZ 44, 372, 379 f. - Meßmer-Tee II; 119, 20, 26 - Tchibo/Rolex II, m.w.N.); entscheidend ist vielmehr allein, daß der Verletzte die Nutzung nicht ohne Gegenleistung gestattet hätte (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.1993 - I ZR 148/91, GRUR 1993, 899, 900 f. - Dia-Duplikate; Urt. v. 2.2.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 351 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensberechnung). Zulässig ist die Schadensberechnung auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr überall dort, wo die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt rechtlich möglich und verkehrsüblich ist (BGHZ 44, 372, 374 - Meßmer-Tee II; 60, 206, 211 - Miss Petite; BGH, Urt. v. 22.3.1990 - I ZR 59/88, GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie). Der Sache nach handelt es sich bei dieser Berechnung um einen dem Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 2. Altern., § 818 Abs. 2 BGB entsprechenden Anspruch (vgl. BGHZ 77, 16, 25 - Tolbutamid).

b) Bei der Beurteilung der Frage, ob die Überlassung von Ausschließlichkeitsrechten verkehrsüblich ist, kommt es im Hinblick auf die Zielsetzung und die Rechtsnatur dieser Schadensberechnungsmethode nicht auf die Verhältnisse gerade in der Branche an, in der die Beteiligten tätig sind, sondern darauf, ob bei einem Ausschließlichkeitsrecht dieser Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen im Verkehr üblich ist. Das Erfordernis der Üblichkeit soll vorwiegend solche Rechte ausschließen, bei denen mangels Vermögenswerts eine Nutzung auf dem Lizenzwege allgemein nicht in Betracht zu kommen pflegt oder der Gedanke an eine Lizenzerteilung aus besonderen Gründen ausscheidet. Für die Annahme der Verkehrsüblichkeit einer Überlassung genügt es daher regelmäßig, daß ein solches Recht seiner Art nach überhaupt durch die Einräumung von Nutzungsrechten genutzt werden kann und genutzt wird (BGHZ 60, 206, 211 - Miss Petite; 143, 214, 220, 232 - Marlene Dietrich; OLG München GRUR 2002, 453, 454; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 139, 141; OLG Hamburg OLG-Rep 2004, 335, 337). Das ist - wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat - bei Geschmacksmusterrechten der Fall (vgl. § 31 GeschmMG; § 3 GeschmMG a.F.). Hierfür spricht insbesondere die Erwägung, daß anderenfalls (jedenfalls bislang) unübliche - und möglicherweise gerade aus diesem Grund den Rechtsinhaber besonders belastende - Benutzungshandlungen in schadensersatzmäßiger Hinsicht nicht hinreichend sanktioniert wären. Das wäre insbesondere dann nicht interessengerecht, wenn derjenige, der das Muster unberechtigt benutzt, dabei dessen besondere Wertschätzung ausnutzt und/oder beeinträchtigt (vgl. auch § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG; § 4 Nr. 9 Buchst. b UWG).

c) Das Berufungsgericht hat der Klägerin den Schadensersatz über eine Lizenzanalogie demgegenüber maßgeblich mit der Begründung versagt, die Abbildung eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Produkts in der Werbung sei grundsätzlich nur die Vorstufe für den nachfolgenden Vertrieb und habe damit keinen eigenständigen "Lizenzwert". Dem kann nicht zugestimmt werden.

Die Auffassung des Berufungsgerichts läßt sich insbesondere nicht - wie dieses gemeint hat - mit der Erwägung begründen, der Lizenznehmer erhalte mit dem Vertriebsrecht zugleich in aller Regel das Recht, für das geschützte Produkt zu werben, weil sich anderenfalls gar keine Verkaufserfolge erzielen ließen. Zwar wird man letzteres annehmen und des weiteren auch davon ausgehen können, daß umgekehrt auch keine Lizenzverträge abgeschlossen werden, die dem Lizenznehmer lediglich das Bewerben, d.h. das Anbieten des Musters, nicht aber zugleich auch dessen Inverkehrbringen gestatten. Darauf aber kann es bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht ankommen; denn bei ihr ist, wie zu vorstehend b) ausgeführt wurde, im Blick auf die Verkehrsüblichkeit der Rechtseinräumung eine abstrakte Betrachtungsweise geboten. Dem Anbieten (Bewerben) kommt dabei ein im Verhältnis zum Inverkehrbringen eigenes Gewicht und, wenn es unberechtigt erfolgt, auch ein eigener Unrechtsgehalt zu.

III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben; es ist aufzuheben. Da die Berechnung der Höhe der angemessenen Lizenzgebühr die Berücksichtigung aller Umstände des dabei tatrichterlich zu würdigenden Einzelfalls erfordert (§ 287 Abs. 1 ZPO; vgl. BGH GRUR 2000, 685, 687 f. - Formunwirksamer Lizenzvertrag) und sich das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - weder zu dieser Frage noch auch zu dem Feststellungsantrag geäußert hat, ist die Sache zurückzuverweisen.

Bei der Bemessung der Höhe der zu zahlenden Schadenslizenz wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, daß die Beklagte zu 1 das Geschmacksmusterrecht der Klägerin, wie zu vorstehend Ziffer II.3.c) ausgeführt wurde, in zweifacher Hinsicht verletzt hat. Es wird daher zu erwägen haben, die Höhe der zu zahlenden Lizenz zum einen nach der von der Beklagten zu 1 in deren Katalog betriebenen Werbung, die bereits für sich gesehen das Geschmacksmusterrecht der Klägerin verletzte, und zum anderen nach der Anzahl der in rechtsverletzender Weise abgesetzten Uhren zu bemessen. Dabei wird es gegebenenfalls zu einer - auch bei Lizenzverträgen nicht unüblichen - Kombination einer Pauschallizenz (Einstandszahlung) - hier: für die Werbung - und einer nach der Zahl der verkauften Exemplare berechneten Stücklizenz kommen.

Bei der Bestimmung der Höhe der Lizenzbeträge wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, daß der Verletzer bei der Berechnung des Schadens im Wege der Lizenzanalogie zwar weder besser noch schlechter gestellt werden darf als ein vertraglicher Lizenznehmer, aber dem Risiko der Minderung des Prestigewerts des nachgeahmten Produkts durch eine angemessene Erhöhung der normalerweise üblichen Lizenz Rechnung zu tragen ist (vgl. BGHZ 119, 20, 26 f. - Tchibo/Rolex II, m.w.N.). Dementsprechend werden hierbei alle Umstände zu berücksichtigen sein, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluß gehabt hätten (vgl. BGHZ 30, 7, 17 - Caterina Valente; 82, 310, 321 - Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2000, 685, 688 - Formunwirksamer Lizenzvertrag). Bei der Bemessung der Höhe der pauschalen Schadenslizenz wird daher neben der von der Klägerin insbesondere herausgestellten hohen Anzahl der Kataloge, die die rechtsverletzende Abbildung enthielten, mindernd zu berücksichtigen sein, daß die Beklagte zu 1 das Klagemuster nicht identisch übernommen und zudem nicht herausgehoben, sondern in ihrem sehr umfangreichen Versandhandelskatalog als eine unter zahlreichen dort angebotenen Uhren beworben hat. Der von der Klägerin entsprechend der Auflagenhöhe der Kataloge berechnete Lizenzbetrag von 85.400 DM steht bei der gegebenen Sachlage außer Verhältnis. Die für die Katalogwerbung in Betracht kommende (pauschale) Lizenz muß in einem angemessenen Verhältnis zu dem Betrag einer (fingierten) Stücklizenz für die von den Beklagten vertriebenen Uhren stehen. Diesen hat die Klägerin unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 12,5 % - dieser kann bei einem Prestigeobjekt bis zu 20 % betragen (BGHZ 119, 20, 26 - Tchibo/Rolex II) - auf 4,30 DM pro vertriebene Uhr berechnet. Bei der Bemessung dieser etwaigen zusätzlichen Stücklizenz wird zu berücksichtigen sein, daß bei einer vertraglichen Vereinbarung, bei der auch eine Einstandszahlung vereinbart wurde, die Parteien diese bei der Bemessung der Höhe der Stücklizenz entsprechend berücksichtigt und zudem möglicherweise vereinbart hätten, daß eine Stücklizenz daneben erst ab einer bestimmten Anzahl verkaufter lizenzierter Uhren zu zahlen sei.