Gründe

13Revision und Anschlussrevision sind zulässig. Beide Rechtsbehelfe sind nur teilweise begründet.

14I. Die Revision ist ohne Einschränkung zulässig.

151. Das Berufungsgericht hat das Rechtsmittel im Tenor des Berufungsurteils uneingeschränkt zugelassen.

162. Den Entscheidungsgründen lässt sich eine Beschränkung der Zulassung ebenfalls nicht entnehmen.

17a) Eine Beschränkung der Revisionszulassung kann sich daraus ergeben, dass das Berufungsgericht die Zulassung mit der Klärungsbedürftigkeit einer bestimmten Rechtsfrage begründet und diese Rechtsfrage nur einen abgrenzbaren Teil des Streitstoffs betrifft (BGH, Urteil vom 3. März 2005 - IX ZR 45/04, NJW-RR 2005, 715, 716).

18Voraussetzung hierfür ist, dass der betroffene Teil des Streitstoffs in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unabhängig von dem übrigen Prozessstoff beurteilt werden und auch im Falle einer Zurückverweisung kein Widerspruch zu der Entscheidung über die übrigen Teile des Streitstoffs auftreten kann (BGH, Urteil vom 16. März 2017 - I ZR 39/15, GRUR 2017, 702 Rn. 17 - PC mit Festplatte; Beschluss vom 16. Dezember 2021 - I ZR 186/20, Rn. 16 [insoweit nicht in MMR 2022, 773]).

19b) Im Streitfall sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

20Die vom Berufungsgericht als zulassungsrelevant angesehene Rechtsfrage, ob der Anspruch auf Übertragung eines für mehrere Länder erteilten europäischen Patents bei Arbeitnehmererfindungen einheitlich nach dem Recht des Beschäftigungsorts oder separat nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes zu beurteilen ist, stellt sich im Streitfall zwar nur in Bezug auf andere Länder, nicht aber in Bezug auf Deutschland. Jedenfalls dann, wenn die Frage mit dem Berufungsgericht dahin zu beantworten ist, dass der Anspruch einheitlich nach deutschem Recht zu beurteilen ist, droht jedoch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen.

21II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung (GRUR 2021, 1504), soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

22Der Kläger sei gemäß § 1011 BGB prozessführungsbefugt.

23Der noch geltend gemachte Vindikationsanspruch sei gemäß Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ in Verbindung mit Art. II § 5 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜbkG begründet. Die erfinderrechtliche Vindikation sei zwar quasi-dinglicher Natur, was dafürspreche, auf den Belegenheitsort abzustellen, also das Schutzlandstatut anzuwenden. Da sich aber nach Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ das Recht auf das europäische Patent dann, wenn der Erfinder ein Arbeitnehmer sei, nach dem Recht des Staates richte, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt sei, liege es nahe, auch den Anspruch auf Vindikation des Patents einheitlich nach dem Recht dieses Orts zu beurteilen. Diese Auslegung entspreche dem Sinn und Zweck der Regelung, den Arbeitnehmer zu schützen und ihm eine Vindikation nach einer unter Umständen Vielzahl von Rechtsordnungen zu ersparen.

24Der Kläger sei Miterfinder der Erfindung "Kunststoffsack mit Überdruckentlüftung". Die Diensterfindung sei mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme frei geworden.

25Das Schreiben vom 25. Februar 2004 (CBH 2) habe die Inanspruchnahmefrist nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG a.F. ausgelöst. Es handele sich um eine Erfindungsmeldung im Sinne von § 5 Abs. 1 ArbNErfG a.F. Hierbei sei unschädlich, dass das Schreiben nicht alle Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 ArbNErfG a.F. erfülle. Die Meldung gelte gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG a.F. als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten erkläre, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedürfe. Letzteres sei nicht geschehen. Die Schreiben der Patentanwältin Dr. W. an Herrn S. vom 19. März und 2. April 2004 enthielten keinen Hinweis darauf, in welcher Hinsicht die Erfindungsmeldung der Ergänzung bedürfe, sondern beschäftigten sich nur allgemein mit der Patentierbarkeit der Erfindung.

26Die Beklagte könne auch nicht mit dem Einwand gehört werden, jedenfalls der Miterfinder L. habe keine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung abgegeben, weil er den Antrag vom 25. Februar 2004 nicht unterzeichnet habe. Die Meldung weise insoweit keine Unklarheit auf. In ihr seien als Antragsteller ausdrücklich der Kläger sowie die Herren H. und L. genannt. Soweit der Beklagte erstmals in der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2015 die Vertretungsbefugnis der beiden anderen Beteiligten für Herrn L. bestritten habe, sei dies unerheblich. Die Beklagte selbst habe in der Anmeldung des europäischen Patents Herrn L. als Miterfinder benannt, habe also keine Zweifel daran gehegt, dass die Erfindungsmeldung auch in dessen Namen abgegeben worden sei.

27Die Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten vom 25. August 2004 genüge nicht dem Schriftformerfordernis des § 6 Abs. 3 ArbNErfG a.F. Der Bundesgerichtshof habe in seinem Revisionsurteil zwar darauf hingewiesen, dass sich der Erklärungsgehalt der Urkunde bei dieser Lesart darin erschöpfe, den Empfang der Erfindungsmeldung zu quittieren, was mit der Verwendung des Vordrucks nicht bezweckt gewesen sei. Dies ändere jedoch nichts daran, dass die formbedürftige Willenserklärung nicht unterzeichnet sei.

28Die Diensterfindung sei auch nicht im Wege einer vertraglichen Überleitung auf die Beklagte übergegangen. Eine solche Überleitung lasse sich insbesondere nicht der Unterzeichnung von Abtretungserklärungen in Bezug auf das US-Patent entnehmen. Anlass für diese Erklärungen sei offenbar gewesen, dass die Miterfinder von einer rechtswirksamen Inanspruchnahme durch die Beklagte ausgegangen seien.

29Der Kläger könne die Abtretung der noch in Streit stehenden Schutzrechte nur Zug um Zug gegen Zahlung der erforderlichen Kosten für die Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltung der Schutzrechte verlangen. Das Zurückbehaltungsrecht erstrecke sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht auf Verwendungen für Patentanmeldungen und Patente, deren Herausgabe nicht mehr verlangt werde.

30Die einseitig gebliebene Erledigungserklärung des Klägers habe aus den dargelegten Gründen ebenfalls Erfolg.

31Der Antrag auf Rechnungslegung sei gemäß § 242 BGB begründet. Der Kläger, Herr L. und die Erbinnen von Herrn H. hätten gegen die Beklagte einen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB. Die Beklagte habe fahrlässig gehandelt, indem sie die Erfindung des Klägers und seiner Miterfinder genutzt habe, obwohl sie die Diensterfindung weder rechtzeitig noch formwirksam in Anspruch genommen habe.

32Allerdings sei ein Wirtschaftsprüfervorbehalt zu titulieren, da die Beklagte sich auf ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse berufen könne. Der Kläger sei inzwischen Geschäftsführer eines Unternehmens, das Funktionsverpackungen herstelle.

33III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision überwiegend stand.

341. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass dem Kläger, Herrn L. und den Erbinnen von Herrn H. nach Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜbkG ein Anspruch auf Übertragung an den im Tenor im Einzelnen bezeichneten Schutzrechten zusteht.

35a) Die geltend gemachten Ansprüche sind einheitlich nach deutschem Recht zu beurteilen.

36aa) Die Frage, ob ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber aufgrund einer Diensterfindung die Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung oder aus einem erteilten Patent verlangen kann, ist für alle Teile eines europäischen Patents einheitlich nach dem Recht des Staates zu beurteilen, das für den Arbeitsvertrag maßgeblich ist (im Ergebnis ebenso OLG Düsseldorf, Mitt. 2004, 418; OLG München GRUR-RR 2009, 219, 220; OLG Karlsruhe, GRUR 2018, 1030 Rn. 23; Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 151. Abweichend Nieder, GRUR 2015, 936, 938; Ulrici, GRUR-Prax 2018, 439; McGuire Mitt. 2019, 197, 199; Krahforst, Mitt. 2019, 207, 210; Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. § 10 Rn. 149).

37(1) Wie der Senat bereits entschieden hat, bestimmen sich die Rechte und Pflichten, die sich aus einer Diensterfindung ergeben, nach demselben Recht, an das auch sonst für das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber anzuknüpfen ist (BGH, Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17, GRUR 2019, 271 Rn. 65 - Drahtloses Kommunikationsnetz; ebenso OLG Karlsruhe, GRUR 2018, 1030 Rn. 23).

38Nach der für den Streitfall maßgeblichen Regelung in Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB ist danach grundsätzlich das Recht des Staates maßgeblich, in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.

39(2) Dieses Recht ist auch für die Frage maßgeblich, welche Rechte den Vertragsparteien in Bezug auf Schutzrechte im Ausland zustehen.

40Wie der Senat ebenfalls bereits entschieden hat, ist die formelle Berechtigung eines Anmelders oder Patentinhabers, die sich insbesondere bei deutschen und europäischen Patenten unabhängig von der sachlichen Berechtigung an der Erfindung aus der Anmeldung ergibt, zu unterscheiden von Ansprüchen auf Übertragung dieser Rechtsstellung aufgrund der materiellen Berechtigung an der Erfindung (BGH, Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 31 - Initialidee).

41Ansprüche der zuletzt genannten Art richten sich im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vornehmlich nach den Bestimmungen des Arbeitsvertrags und der daran anknüpfenden gesetzlichen Regelungen wie dem deutschen Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Diese Anknüpfung geht der Anknüpfung an das Recht des Schutzlandes vor.

42(3) Ob Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ für europäische Patente eine kollisionsrechtliche Sonderregelung enthält, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

43Nach Art. 60 Abs. 1 Satz 2 EPÜ bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent bei Arbeitnehmererfindern nach dem Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist. Dies entspricht, soweit wie im Streitfall keine Rechtswahl getroffen ist, der Regelung in Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB.

44bb) Im Streitfall ist danach deutsches Recht maßgeblich, weil alle Miterfinder in Deutschland beschäftigt waren.

45b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, dass die Beklagte das Streitpatent nicht wirksam in Anspruch genommen hat.

46aa) Der Senat hat bereits im ersten Revisionsurteil ausgeführt, dass der Kläger und die Herren H. und L. auf der Grundlage der insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts als Miterfinder anzusehen sind (BGH, Urteil vom 18. Juni 2013 - X ZR 103/11, Rn. 8, 13).

47Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts im angefochtenen Urteil und dem Vorbringen der Revision ergeben sich keine Anhaltspunkte, die zu einer abweichenden Bewertung führen könnten.

48bb) Die Diensterfindung ist mangels rechtzeitiger Inanspruchnahme der Diensterfindung frei geworden.

49Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Schreiben der Beklagten vom 26. Juli 2004 den formellen Anforderungen an eine Inanspruchnahmeerklärung genügt. Diese Erklärung ist jedenfalls nach Ablauf der dafür einzuhaltenden Frist erfolgt.

50Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG in der für den Streitfall maßgeblichen, bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung (im Folgenden: a.F.) wird eine Diensterfindung frei, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung in Anspruch nimmt.

51Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, dass diese Frist mit dem Zugang des Schreibens vom 25. Februar 2004 (CBH2) hinsichtlich aller drei Miterfinder zu laufen begonnen hat.

52(1) Das Schreiben lässt hinreichend deutlich erkennen, dass es sich um eine Erfindungsmeldung handelt.

53(a) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG a.F. hat ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt.

54Die Meldepflicht hat nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitgebers über durchgeführte Arbeiten zum Zweck. Vielmehr soll sie den Arbeitgeber auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen, um ihm die Frage einer Inanspruchnahme oder der Freigabe nahezubringen (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 Rn. 26 - Haftetikett; Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 14 - Initialidee). Die Meldung hat deshalb gesondert zu erfolgen, also nicht eingefügt in andere Berichte (BGH, GRUR 2011, 733 Rn. 14 - Initialidee; BT-Drucks. II/1648 S. 21).

55(b) Die Würdigung des Berufungsgerichts, dass das Schreiben vom 25. Februar 2004 (CBH2) diesen Anforderungen genügt, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

56(aa) Entgegen der Auffassung der Revision lässt das angefochtene Urteil erkennen, worauf das Berufungsgericht seine Beurteilung stützt, dass die Verfasser von CBH2 für sich in Anspruch nehmen, eine Erfindung getätigt zu haben.

57Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang zwar nur den Umstand angeführt, dass die Überschrift die Wendung "Antrag auf Erteilung eines Patents" enthält. Wie auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, ergibt sich aber aus dem Zusammenhang hinreichend deutlich, dass das Berufungsgericht hierbei auch die Benennung des Klägers und der Herren H. und L. als Antragsteller als maßgeblich angesehen hat.

58Die daraus ersichtliche tatrichterliche Würdigung ist lebensnah und aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

59(bb) Entgegen der Auffassung der Revision erweckt das Schreiben nicht den Eindruck, über die Inanspruchnahme der Erfindung sei schon entschieden und es gehe nur noch um den Prozess der Patentanmeldung.

60Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine Kennzeichnung als Entwurf einer Patentanmeldung im Einzelfall einen solchen Eindruck erwecken kann (dazu Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 6. Aufl. 2019; § 5 Rn. 42). CBH2 stellt sich nicht als ein solcher Entwurf dar und lässt auch ansonsten keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass es lediglich um Informationen zu einer bereits in Anspruch genommenen Erfindung geht.

61Vor diesem Hintergrund durfte das Berufungsgericht aus der Bezeichnung als Antrag, aus dem Umstand, dass die Erfindung in Grundzügen geschildert wird, und aus dem Umstand, dass das Schreiben keine ausdrückliche oder konkludente Bezugnahme auf eine bereits erfolgte Meldung oder Inanspruchnahme enthält, rechtsfehlerfrei die Schlussfolgerung ziehen, dass das Schreiben der Beklagten hinreichend verdeutlicht hat, dass sie über die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Diensterfindung entscheiden soll.

62Dass in dem Schreiben auch die Beklagte als Antragstellerin aufgeführt ist, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Vergleich mit dem für Unterschriften vorgesehenen Bereich, in dem lediglich die Namen der drei Erfinder aufgeführt sind, stützt die vom Berufungsgericht gezogene Schlussfolgerung, dass der Beklagten eine aus Sicht der Meldenden patentfähige Erfindung zur Inanspruchnahme angeboten worden ist.

63(2) Der Gegenstand der Erfindung ist in dem Schreiben hinreichend deutlich dargestellt.

64Nach § 5 Abs. 2 ArbNErfG hat der Arbeitnehmer in der Meldung die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben.

65Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht entschieden, dass diese Anforderungen im Streitfall gemäß § 5 Abs. 3 ArbNErfG als erfüllt anzusehen sind, weil die Beklagte keine relevanten Beanstandungen erhoben hat.

66(a) Die von der Patentanwältin der Beklagten aufgeworfene Frage, warum eine durchlässige Schweißnaht einen Vorteil gegenüber der im Stand der Technik bekannten Perforation der Innenwand darstellt, betrifft nicht den Gegenstand der Erfindung, sondern, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, deren patentrechtliche Bewertung.

67Die Frage lässt erkennen, dass die Patentanwältin schon aus CBH2 entnehmen konnte, wodurch sich die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet. Die Frage, ob dieser Unterschied einen Vorteil begründet, ist allenfalls für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung, nicht aber für das Verständnis der gemeldeten Erfindung.

68(b) Die Frage nach geeigneten Trennmedien ist in CBH2 bereits dahin beantwortet, dass jedenfalls ein Trennlack eingesetzt werden kann.

69Damit ist die Erfindung insoweit in ihren wesentlichen Zügen dargestellt. Wie sich aus dem von der Patentanwältin erarbeiteten Entwurf der Patentbeschreibung gemäß Anlage CBH 6 ergibt, zielte die von der Patentanwältin erbetene Ergänzung lediglich darauf, weitere Beispiele von Trennmedien aufzuzählen, welche sich zur Verwirklichung der Erfindung eigneten.

70(c) Dass der Erfindungsmeldung nicht die darin als Anlage angeführten Skizze beigefügt war, hat die Beklagte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht beanstandet.

71Die Revisionsbegründung greift diese Feststellung nicht an. Sie zeigt insbesondere nicht auf, dass das Berufungsgericht insoweit entscheidungserhebliches Vorbringen der Beklagten übergangen hat.

72Angesichts dessen ist das abweichende Vorbringen der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat revisionsrechtlich unbeachtlich.

73(3) Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht es als unschädlich angesehen, dass das Schreiben nicht von Herrn L. unterzeichnet worden ist.

74(a) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass eine Erfindungsmeldung durch einen Vertreter erfolgen kann (bejahend insoweit auch Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 6. Aufl. 2019, § 5 Rn. 5 mwN).

75Die Regeln über die rechtsgeschäftliche Stellvertretung sind auf eine Erfindungsmeldung allerdings nicht unmittelbar anwendbar. Eine solche Meldung ist nach der Rechtsprechung des Senats keine Willenserklärung, weil sie lediglich der Wissensvermittlung dient (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 Rn. 26 - Haftetikett).

76§ 164 BGB ist auf eine Erfindungsmeldung aber jedenfalls insoweit entsprechend anwendbar, als es möglich ist, dass ein Dritter die erforderlichen Angaben im Namen eines Arbeitnehmers machen kann, sofern dieser sein Einverständnis damit erklärt hat. Die nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG a.F. einzuhaltende Schriftform ist dabei gewahrt, wenn das vom Meldenden unterschriebene Schriftstück hinreichend deutlich erkennen lässt, dass die Meldung (ggf. auch) im Namen einer anderen Person erfolgt. Fehlendes Einverständnis kann jedenfalls entsprechend § 180 Satz 2 und § 177 Abs. 1 BGB durch nachträgliche Zustimmung ersetzt werden.

77(b) Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht im Streitfall eine wirksame Vertretung von Herrn L. durch den Kläger und Herrn H. ohne Rechtsfehler bejaht.

78Der Inhalt von CBH2 enthält zwar keine ausdrücklichen Hinweise darauf, dass die beiden Unterzeichnenden auch im Namen von Herrn L. handelten. Entgegen der Auffassung der Revision ist ein ausdrücklicher Vertretungszusatz zur Einhaltung der Schriftform bei einer reinen Wissensvermittlung aber nicht zwingend erforderlich. Ausreichend ist vielmehr, wenn der Text der Meldung seinem gesamten Inhalt nach erkennen lässt, dass sie (auch) im Namen eines Dritten erfolgt.

79Einen solchen Hinweis hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei in dem Umstand gesehen, dass auch Herr L. in CBH2 als Antragsteller benannt ist. Das Berufungsgericht hat hierbei insbesondere berücksichtigt, dass die bloße Benennung weiterer Personen als Miterfinder insoweit nicht ausreicht (dazu BGH, Urteil vom 5. Oktober 2005 - X ZR 26/03, GRUR 2006, 141 Rn. 26 - Ladungsträgergenerator). Seine Würdigung, dass Herr L. in CBH2 nicht nur als weiterer Beteiligter aufgeführt ist, sondern als einer von drei Miterfindern, die eine gemeinsame Meldung abgeben, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

80(4) Für den Fristbeginn ist der Zugang der Meldung bei dem Vorgesetzten des Klägers (Herrn S.) maßgeblich.

81Das Berufungsgericht hat die Befugnis zur Entgegennahme der Erfindungsmeldung aus dem Umstand hergeleitet, dass Herr S. Prokurist der Beklagten war, dass er die Erfindungsmeldung entgegengenommen hat und dass er ein Patenterteilungsverfahren einleiten ließ. Diese tatrichterliche Würdigung ist möglich und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

82(a) Die Revisionsbegründung zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht bei dieser Würdigung entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen hat.

83(b) Entgegen der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht nicht die Darlegungs- und Beweislast verkannt.

84Das Berufungsgericht hat ausdrücklich ausgeführt, die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Erfindungsmeldung an "den Richtigen" gegangen ist, treffe den Arbeitnehmer.

85Seine daran anknüpfende Würdigung lässt hinreichend deutlich erkennen, dass es die Befugnis von Herrn S. nicht deshalb bejaht hat, weil die Beklagte nichts anderes dargelegt hat, sondern deshalb, weil es den Vortrag des Klägers als ausreichend angesehen hat und die Beklagte dem nicht in erheblicher Weise entgegengetreten ist.

86c) Gläubiger des Übertragungsanspruchs sind, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, der Kläger, Herr L. und die beiden Erbinnen von Herrn H. (Frau H. und Frau P.) in Erbengemeinschaft.

87Entgegen den von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung geäußerten Bedenken geht auch aus dem Tenor der angefochtenen Entscheidung hinreichend deutlich hervor, dass Frau H. und Frau P. als Erbinnen von Herrn H. berechtigt sind. Im Tenor ist die Erbenstellung zwar nicht ausdrücklich erwähnt. Sie ergibt sich aber aus den zur Auslegung heranzuziehenden Gründen der Entscheidung, in denen festgestellt ist, dass Herr H. von Frau H. und Frau P. beerbt worden ist. Eine zusätzliche Bestätigung ergibt sich aus den Nummern 4 und 5 des Tenors, in denen je ein Drittel des erzielten Gewinns dem Kläger und Herrn L. und das verbleibende Drittel Frau H. und Frau P. zugebilligt wird.

882. Im Ansatz zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet ist und diese Verpflichtung sich auf die Herausgabe des erzielten Gewinns erstreckt. Letzteres gilt jedoch abweichend von der angefochtenen Entscheidung nicht für den gesamten Zeitraum seit der Erfindungsmeldung, sondern nur für den Zeitraum ab Erteilung des Patents.

89a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet ist.

90aa) Nach der Rechtsprechung des Senats kommt ein Schadensersatzanspruch des Berechtigten nach § 823 Abs. 1 BGB gegen denjenigen in Betracht, der unberechtigt eine die Erfindung betreffende Schutzrechtsanmeldung einreicht und die Erfindung nutzt (vgl. BGH, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, NJW-RR 1995, 696 - Gummielastische Masse; BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 24 - Beschichtungsverfahren; BGH, Urteil vom 9. Juni 2020 - X ZR 142/18, GRUR 2020, 986 Rn. 19 - Penetrometer).

91bb) Die Schutzrechtsanmeldung und die Benutzung der Erfindung durch die Beklagte waren rechtswidrig, weil die Beklagte die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen hat.

92Der Umstand, dass die Erfinder sich gegen die Benutzung nicht gewandt haben, macht die Benutzung nicht zu einer berechtigten Nutzung.

93Wie der Senat bereits entschieden hat, bedarf die Annahme, ein Arbeitnehmer wolle die ihm aus einer wirksamen Erfindungsmeldung erwachsene Rechtsposition aufgeben, besonderer Anhaltspunkte (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2019 - X ZR 148/17, GRUR 2020, 388 Rn. 41 - GRUR 2020, 388 Rn. 41 - Fesoterodinhydrogenfumarat). Dies gilt auch für die Frage, ob der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Benutzung der Erfindung gestattet, obwohl diese nicht wirksam in Anspruch genommen wurde.

94cc) Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Beklagte schuldhaft gehandelt hat.

95Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs handelt auch derjenige fahrlässig, der sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, in dem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss (vgl. nur BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 - X ZR 152/01, GRUR 2005, 761, 762 - Rasenbefestigungsplatte, Urteil vom 15. Juni 2023 - I ZR 179/22, Rn. 48, GRUR 2023, 1619 - Microstock-Portal).

96Im Streitfall hätte die Beklagte aus den oben dargelegten Gründen erkennen müssen, dass es jedenfalls nicht fernliegend ist, das Schreiben vom 25. Februar 2004 (CBH2) als ordnungsgemäße Erfindungsmeldung zu qualifizieren. Durch die Anmeldung des Schutzrechts und die Benutzung der Erfindung aufgrund einer mehr als vier Monate nach dieser Meldung erfolgten Inanspruchnahme hat sich die Beklagte mithin erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte dennoch davon ausgehen durfte, dass die Erfindungsmeldung wirksam ist, sind nicht dargetan und auch nicht ersichtlich.

97b) Im Ausgangspunkt zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Pflicht zum Schadensersatz die Herausgabe des durch Benutzung der Erfindung erzielten Gewinns umfasst.

98aa) Nach der Rechtsprechung des Senats schließt der zu ersetzende Schaden einen dem Berechtigten entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, die die Beklagte aus der Nutzung der Anmeldungen gezogen hat (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 28 - Beschichtungsverfahren).

99Zu diesen Vorteilen gehört auch der Gewinn, den der zum Schadensersatz Verpflichtete aus der Benutzung der Erfindung gezogen hat.

100Die Erzielung solcher Gewinne ist grundsätzlich demjenigen vorbehalten, der die Rechte an der Erfindung hat und deshalb zur Anmeldung eines Patents materiell befugt ist. Dementsprechend kann der Inhaber eines Patents den ihm durch unbefugte Benutzung entstandenen Schaden grundsätzlich auf der Grundlage des vom Verletzer erzielten Gewinns berechnen.

101Für das Verhältnis zwischen dem an der Erfindung Berechtigten und einem Anderen, der die Erfindung zu Unrecht zum Patent angemeldet und benutzt hat, gilt nichts anderes. Auch in dieser Konstellation verwirklicht der Benutzer Vorteile, die dem Berechtigten vorbehalten sind.

102bb) Wie die Revision im Ansatz zu Recht geltend macht, sind in diesem Zusammenhang allerdings die sich aus § 33 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG ergebenden Wertungen zu berücksichtigen.

103Dies bedeutet, dass der zum Schadensersatz Berechtigte für die Zeit vor Erteilung des unbefugt angemeldeten Patents nur eine angemessene Entschädigung verlangen kann. Maßgeblich dafür ist die Erwägung, dass der Berechtigte gegenüber demjenigen, der die Erfindung im Zusammenhang mit einer unbefugten Patentanmeldung genutzt hat, nicht besser stehen darf als gegenüber einem außenstehenden Dritten (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 30 - Beschichtungsverfahren).

104Entgegen der Auffassung der Revision kommt dieser Gedanke jedoch nur für den Zeitraum vor Patenterteilung zum Tragen.

105Nach Erteilung des Patents kann dessen Inhaber auch gegenüber einem Dritten Schadensersatz verlangen und seinen Schaden auf der Grundlage des durch die unbefugte Benutzung erzielten Gewinns berechnen. Dieses Recht steht ihm auch gegenüber einem materiell nicht berechtigten Patentanmelder zu, der die Erfindung unbefugt benutzt hat.

106cc) Im Streitfall steht den Miterfindern ein Anspruch auf Herausgabe des erzielten Gewinns mithin nur für den Zeitraum von der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Streitpatents bis zu dessen Erlöschen zu, also für die Zeit ab 26. März 2008.

107dd) Für die Zeit davor richtet sich der Ersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB lediglich auf Entschädigung, wie sie nach § 33 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG geschuldet ist.

108Dieser Anspruch besteht für den Zeitraum ab dem Zugang der Erfindungsmeldung bei der Beklagten, also ab 25. Februar 2004.

109Nach der Rechtsprechung des Senats setzt sich ein Arbeitgeber, der keine Rechte an der Diensterfindung erworben hat, jedenfalls ab dem Zeitpunkt einer Patentanmeldung, aus der sich ergibt, dass er umfassend über die Erfindung informiert ist, mit der Nutzung derselben in Widerspruch zu deren gesetzlicher Zuweisung (BGH, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 155/03, BGHZ 167, 118 = GRUR 2006, 754 Rn. 35 - Haftetikett). Eine gleichwertige Information ergibt sich aus einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung.

1103. Da der Kläger und die Miterfinder Herausgabe des erzielten Gewinns nur für den Zeitraum ab 26. März 2008 verlangen können, steht ihnen ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der Gestehungs- und Vertriebskosten des Gewinns ebenfalls nur mit dieser zeitlichen Begrenzung zu.

111IV. Die Anschlussrevision des Klägers hat nur insoweit Erfolg, als das Berufungsgericht einen Wirtschaftsprüfervorbehalt hinsichtlich der Angaben zu Gestehungskosten und Gewinn angeordnet hat.

1121. Entgegen der Auffassung der Revision steht einem Wirtschaftsprüfervorbehalt im Streitfall nicht die vom Gesetzgeber in § 140b PatG getroffene Wertung entgegen.

113a) Nach der Rechtsprechung des Senats kommt die Einräumung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts im Regelungsbereich des § 140b PatG nur in Ausnahmefällen in Betracht, weil das Gesetz dem Interesse des Verletzten an einer Aufdeckung der Lieferwege grundsätzlich Vorrang einräumt (BGH, Urteil vom 20. Dezember 1994 - X ZR 56/93, BGHZ 128, 220, 228 = GRUR 1995, 338, 341 f. - Kleiderbügel).

114Der Streitfall liegt indes nicht im Regelungsbereich des § 140b PatG.

115Dem Kläger und den beiden Miterfindern steht kein Anspruch wegen Patentverletzung aus § 139 PatG zu. Ihr Ersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB beruht vielmehr auf der nicht berechtigten Inanspruchnahme ihrer Erfindung durch die Beklagte.

116b) Auf solche Konstellationen ist die Wertung des § 140b PatG nicht übertragbar.

117Die Aufdeckung der Vertriebswege dient dem Zweck, dem Patentinhaber eine möglichst umfassende Durchsetzung seines Rechts zu ermöglichen. Kenntnisse über Herkunft und Vertriebswege eines Verletzers sind hierbei insbesondere deshalb von Interesse, weil auch die Lieferanten und Abnehmer als potentielle Verletzer in Betracht kommen (BT-Drucks. 11/4792 S. 31 f.).

118Der im Streitfall bestehende Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB ist demgegenüber nur gegen die Beklagte gerichtet, nicht aber gegen deren Lieferanten und Abnehmer.

1192. Nach der danach maßgeblichen Anspruchsgrundlage (§ 242 BGB) ist die Zubilligung eines Wirtschaftsprüfervorbehalts bezüglich der Namen und Anschriften von Abnehmern und Lizenznehmern im Streitfall nicht zu beanstanden.

120a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Inhalt, Art und Umfang eines auf § 242 BGB gestützten Anspruchs auf Auskunft anhand einer Abwägung der beiderseitigen Interessen zu bestimmen (BGH, Beschluss vom 13. Februar 1981 - I ZR 111/78, GRUR 1981, 535 - Wirtschaftsprüfervorbehalt).

121Bei der Interessenabwägung muss berücksichtigt werden, dass dadurch die Prozessführung der Partei, die Auskunft zur Vorbereitung weiterer Ansprüche begehrt, beeinträchtigt wird. Sie kann, wenn ihr eine Auskunft nur unter einem Wirtschaftsprüfervorbehalt zugesprochen wird, die Entscheidung über ihr weiteres prozessuales Vorgehen nicht mehr auf eine umfassende eigene Kenntnis des Sachverhalts stützen, sondern ist teilweise auf ihr nur von Dritten zugänglich gemachte Kenntnisse angewiesen. Das braucht der Anspruchsberechtigte nur dann hinzunehmen, wenn seinem Anspruch deutlich höhergewichtige Belange auf Seiten des Auskunftspflichtigen gegenüberstehen (BGH, Beschluss vom 8. Januar 1999 - I ZR 299/98, NJWE-WettbR 1999, 238, 239). Die Beurteilung dieser Frage fällt grundsätzlich in den Bereich tatrichterlicher Würdigung und Abwägung (BGH, Urteil vom 13. November 1997 - X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 - Spulkopf). Ein Geheimhaltungsinteresse kann sich dabei insbesondere aus einem Wettbewerbsverhältnis ergeben (vgl. BGH, Urteil vom 13. November 1997 - X ZR 132/95, GRUR 1998, 689, 693 - Copolyester II).

122b) Vor diesem Hintergrund ist die Würdigung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Daten von Lieferanten und Abnehmern nicht zu beanstanden.

123Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist der Kläger mittlerweile Geschäftsführer eines Unternehmens, das Funktionsverpackungen herstellt und in seinem Internet-Auftritt das Funktionsprinzip eines FFS-Schlauchs mit erfindungsgemäßer Schweißnaht beschreibt.

124Das abweichende Vorbringen der Anschlussrevision in der mündlichen Verhandlung ist unbeachtlich. Die Anschlussrevisionsbegründung zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht entscheidungserhebliches Vorbringen des Klägers übergangen hat oder seine Feststellung auf sonstigen Rechtsfehlern beruht.

125Bei dieser Ausgangslage ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht dem Geheimhaltungsinteresse der Beklagten in Bezug auf Abnehmer und Lizenznehmer den Vorrang eingeräumt hat.

1263. Kein überwiegendes Interesse ist hingegen ersichtlich, soweit das Berufungsgericht den Vorbehalt auf die nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn erstreckt hat.

127Wie die Anschlussrevision zu Recht geltend macht und auch die Beklagte im Ansatz nicht verkennt, sind der Kläger und die übrigen Berechtigten auf diese Angaben zur Berechnung ihres Ersatzanspruchs anhand des erzielten Gewinns angewiesen. Die im angefochtenen Urteil vorgesehene Ermächtigung, dem Kläger auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Lizenznehmer in der Rechnungslegung enthalten ist, vermag diese Informationen nicht zu vermitteln.

128V. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil sie nach den getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

1291. Soweit die Beklagte zur Rechnungslegung für den Zeitraum vor dem 25. Februar 2004 und zur Rechnungslegung über die Gestehungskosten und den erzielten Gewinn für den Zeitraum vor dem 26. März 2008 verurteilt worden ist, ist die Klage abzuweisen.

1302. Der angeordnete Wirtschaftsprüfervorbehalt ist ersatzlos zu streichen, soweit er sich auf Angaben zu den nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn bezieht.

1313. Die Feststellung, dass die Beklagte den erzielten Gewinn herauszugeben hat, ist für den Zeitraum vor dem 26. März 2008 dahin einzuschränken, dass die Beklagte nur zum Schadensersatz auf einer der anderen zulässigen Berechnungsgrundlagen verpflichtet ist.

132Der Feststellungsantrag des Klägers ist seinem Wortlaut nach zwar nur auf Ersatz des erzielten Gewinns gerichtet. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass der Kläger Schadensersatz zwar auch, aber nicht nur auf dieser Berechnungsgrundlage begehrt.

133VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.